Ubicación: C/ Velázquez 75, 28006 Madrid (España)
Puntos Principales De La Nueva Ley Federal De Protección A La Propiedad Industrial

Puntos Principales De La Nueva Ley Federal De Protección A La Propiedad Industrial

El 1 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual (LFPPI), que abroga y sustituye a la Ley de Propiedad Industrial vigente.

El Congreso de México promulgó esta Ley para cumplir con las obligaciones que México asumió con motivo de la celebración del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), así como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En ese sentido, los puntos principales de esta nueva Ley, son los siguientes:

ENTRADA EN VIGOR

  • 5 de noviembre de 2020.

PROVISIONES FARMACÉUTICAS EXPRESAS

  • Excepción Bolar

LFPPI tiene una disposición expresa de que el derecho conferido por una patente no producirá ningún efecto contra un tercero que use, fabrique, ofrezca a la venta o importe un producto cubierto por una patente vigente, exclusivamente para generar pruebas, información y producción experimental que son necesarios para obtener registros sanitarios de medicamentos para la salud humana.

  • Sistema de vinculación de patentes farmacéuticas (Linkage)

La LFPPI elevará las disposiciones del sistema de vinculación mexicano a nivel de ley, al incluir el Artículo 162 con cambios significativos. Ahora, de acuerdo con el Artículo 162 de la nueva LFPPI, existe la posibilidad de incluir en la Gaceta de Medicamentos cualquier tipo de patente farmacéutica, ya que este artículo se refiere a “un listado de patentes relacionadas con invenciones susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopáticos”, pero dicho artículo se refiere directamente al actual Artículo 167 Bis del Reglamento de Insumos para la Salud (RIS), que se limita expresamente a los principios activos. Los artículos de transición requieren la coordinación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con la autoridad sanitaria para establecer un procedimiento expreso para este propósito y en este punto existe incertidumbre con respecto al alcance que se implementará en el sistema de enlace.

MATERIA ELEGIBLE

  • Nuevos usos expresamente elegibles

El Artículo 45 Fracción I de la nueva LFPPI agregó un párrafo que declara expresamente que cualquier sustancia, compuesto o composición comprendida en el estado de la técnica no se excluirá de la patentabilidad si su uso es nuevo.

  • Materia no elegible sólo si se reclama “como tal”

Durante mucho tiempo, los practicantes han estado discutiendo con el IMPI que ciertas invenciones que no son elegibles expresamente según la ley actual deberían ser elegibles si no se reclaman como tales. Para toda la materia excluida expresamente de patentabilidad, incluidos los métodos matemáticos, la yuxtaposición de invenciones conocidas o el material genético tal como se encuentran en la naturaleza, el último párrafo del artículo 47 de la nueva LFPPI incluye una disposición que establece:

No se considerará invención la materia prevista en las fracciones I a VIII anteriores, cuando en la solicitud exclusivamente se reclame ésta como tal o en sí misma.

La interpretación de esta frase, sin embargo, está por determinarse, pero abre nuevas posibilidades, particularmente para las invenciones implementadas en computadora y las invenciones de plantas o biotecnología.

  • Invenciones no patentables

La nueva ley incluye un artículo 49 detallado con varias invenciones que se considerarán no patentables, que incluyen:

  • Aquellos contrarios a la moral o la vida, como la clonación de seres humanos y sus productos, la modificación de la identidad germinal de los humanos y los productos que implican la posibilidad de desarrollar un ser humano, uso de embriones humanos con fines industriales o comerciales o procedimientos que modifican la identidad genética de animales sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o animales que implican sufrimiento para dichos animales, y los animales que resultan de ellos.
  • Las variedades vegetales y las razas animales (excepto microrganismos).
  • Procesos esencialmente biológicos para obtener “vegetales” o animales y productos resultantes de los mismos, si no son microbiológicos o no implican ningún otro procedimiento técnico o un producto obtenido de los mismos.
  • Métodos quirúrgicos o terapéuticos aplicados al cuerpo humano o animal y métodos diagnósticos aplicados al mismo.
  • El cuerpo humano en diferentes etapas de constitución y desarrollo o el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen.

El artículo aclara además que el material biológico aislado obtenido mediante un procedimiento técnico puede patentarse incluso si existía previamente en la naturaleza, y que, en el caso de una secuencia parcial o total de un ácido nucleico o proteína, la aplicación industrial debe divulgarse expresamente en la solicitud de patente.

Significativamente, el Artículo 49 elimina la palabra “partes” de la prohibición de patentar el cuerpo humano y sus partes, abriendo claramente la puerta a los órganos patentadores. La nueva ley mantiene la prohibición de patentar el cuerpo humano en cualquier etapa de su desarrollo y por el mero descubrimiento de secuencias parciales o totales de genes.

MODELOS DE UTILIDAD

  • El periodo de protección de modelos de utilidad fue incrementado de 10 a 15 años.

DISEÑOS INDUSTRIALES

  • Los productos artesanales se incorporaron a los diseños industriales.

EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DE PATENTES

  • Se incluye un capítulo completamente nuevo que describe el “certificado complementario” (Artículos 126 -a 136 de la LFPPI), que establece el procedimiento administrativo y las condiciones para su concesión.

Si la tramitación de una patente dura más de 5 años desde la fecha de presentación en México hasta la fecha de concesión de la patente, junto con el pago de las tarifas de concesión será posible solicitar el certificado complementario, el cual no tendrá una duración mayor de 5 años y proporcionará 1 día de protección adicional por 2 días de retraso. La solicitud será evaluada por el IMPI y se emitirá el certificado complementario si la demora se debió a retrasos irrazonables.

RENUNCIA, RECTIFICACIÓN Y LIMITACIÓN DE DERECHOS DE PATENTES Y REGISTROS

  • La Ley establece que cualquier solicitud de renuncia, rectificación y limitación de una patente o registro se desechará de plano, cuando se encuentre pendiente de resolución un procedimiento relativo a la validez de la patente o registro. Si con posterioridad a la presentación de una solicitud se inicia un procedimiento de declaración administrativa, éste se suspenderá hasta en tanto se emita resolución sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud respectiva.

VIGENCIA DE UN REGISTRO DE MARCA

  • Los 10 años de validez de un registro de marca se contarán a partir de la fecha de concesión, en lugar de la fecha de presentación, como era antes.
  • No obstante, la fecha de presentación seguirá determinando el orden de prelación entre las solicitudes de marca.

MARCAS NOTORIAS Y FAMOSAS

  • La nueva Ley específica que una marca registrada en México puede declararse famosa cuando se demuestra que es conocida por la mayoría del público consumidor, o bien, cuando tenga la suficiente difusión o reconocimiento dentro del comercio global.
  • Algunos requisitos para demostrar el carácter de notoriedad o fama de una marca registrada fueron eliminados de la nueva Ley, a fin de facilitar la obtención de tales declaratorias.

OPOSICIÓN

  • La nueva Ley determina que el plazo para que un tercero presente un escrito de oposición en contra del registro de una marca es de un mes, contado a partir de la publicación de la solicitud en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial, mientras que el plazo para que el solicitante responda al escrito de oposición será de dos meses, que se podrán extender automáticamente por otros dos meses.
  • En el caso de un procedimiento de oposición no procedente, y que, una vez otorgado un registro de marca, el oponente desee promover una acción de nulidad en contra de dicho registro, no deberá ofrecer los mismos argumentos o pruebas en dicha eventual acción, pues de lo contrario, la misma será desestimada. En otras palabras, para que el oponente pueda presentar una acción de nulidad, será necesario presentar nuevos argumentos y pruebas, diferentes a aquellos ofrecidos durante el procedimiento de oposición, a fin de que el IMPI pueda estudiar la acción.

EXAMEN DE FORMA Y FONDO

  • La nueva Ley establece que el IMPI, llevará a cabo el Examen de Forma y Examen de Fondo en conjunto y por lo tanto, dicho Instituto emitirá un solo oficio que contenga tanto requisitos formales como impedimentos y/o cita de anterioridades y/o cualquier oposición presentada por un tercero.

INSCRIPCIÓN DE LICENCIAS

  • La nueva Ley establece que no será necesario solicitar la inscripción de un Contrato de Licencia para producir efectos contra terceros.

DESIGNACIÓN DE UN APODERADO EN MÉXICO

  • La nueva Ley específica que, si el titular de un registro no designa a un apoderado mexicano, todas las notificaciones relacionadas con acciones de nulidad o caducidad relacionadas con el registro se realizarán mediante una publicación en un periódico mexicano y en el Diario Oficial de la Federación.

NULIDAD DE MARCAS

  • La nueva Ley establece la posibilidad de solicitar la nulidad parcial de un registro de marca, en los siguientes casos:
  • (i) Si el registro de marca atacado es idéntico o semejante en grado de confusión a una marca que haya sido usada en México o en el extranjero, de forma ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de primer uso declarada en dicha solicitud, cuando ha sido usada para distinguir los mismos o similares productos o servicios, o
  • (ii) Si el registro de marca atacado fue otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, ignorando la previa existencia de una marca idéntica o semejante en grado de confusión registrada o solicitada para los mismos o similares productos o servicios.
  • El IMPI declarará la nulidad parcial de un registro marcario sólo en cuanto a los productos o servicios sobre los que se actualice la semejanza entre las marcas en conflicto.
  • La nueva Ley establece la posibilidad de solicitar la nulidad de una marca registrada, si la fecha de primer uso declarada en la solicitud de la misma es falsa y su titular no puede demostrar su veracidad. En este sentido, la carga de la prueba recae en el demandado.
  • La nueva Ley establece la posibilidad de solicitar la nulidad de una marca registrada, si los productos o servicios que amparan los mismos no son ofrecidos libres de engaño o mala fe y si estos violan las disposiciones vigentes que les son aplicables.

CADUCIDAD DE MARCAS POR NO USO

  • La nueva Ley establece la posibilidad de solicitar la caducidad parcial de un registro de marca, si éste no ha sido usado respecto a un producto o servicio específico amparado por dicho registro.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN

  • La nueva Ley establece el procedimiento de conciliación, el cual podrá ser solicitado por cualquiera de las partes en cualquier etapa procesal, siempre y cuando no haya sido emitida la resolución. Es importante mencionar, que el IMPI no se pronunciará sobre cuestiones de fondo y que el convenio resultante de la conciliación pondrá fin al procedimiento, tendrá el carácter de cosa juzgada y traerá aparejada ejecución. Sin embargo, la conciliación sólo está disponible en procedimientos de infracción, excluyendo los procedimientos de nulidad o caducidad.
  • La Ley otorga ahora al titular de un derecho afectado la posibilidad de reclamar daños y perjuicios a través de las siguientes dos acciones independientes:
  • Ante el IMPI después del 5 de noviembre de 2020, mediante la presentación de un procedimiento paralelo (incidental), una vez que el actor obtenga una decisión favorable que declare la infracción, o
  • Directamente ante los Tribunales mediante la presentación de una demanda civil o mercantil. En este escenario, el procedimiento ante los Tribunales puede suspenderse, en caso de que la contraparte presente en vía de reconvención una acción de nulidad o caducidad en contra el registro del demandante, que será resuelta por IMPI.
  • La Ley prevé como nueva causal de infracción apropiarse de manera indebida de información que sea considerada como secreto industrial, sin consentimiento de la persona que ejerce su control legal o su usuario autorizado, para obtener una ventaja competitiva de mercado.
  • De igual forma adicionó como delito el acceder a un secreto industrial mantenido en un sistema informático, sin la autorización correspondiente con el fin de causar un perjuicio u obtener una ventaja económica para si o un tercero.
  • El monto de las multas por violar un derecho de propiedad intelectual ha aumentado considerablemente en la nueva Ley en comparación con la Ley actual, y el IMPI puede imponer a un infractor una multa de hasta 250,000 UMAS, que asciende a la cantidad de $21,720,000 MXP (alrededor de $ 1,086,000.00 USD). Las multas serán cobradas y pagadas al IMPI.

ANTIPIRATERÍA

La nueva Ley establece como definición de falsificación, el usar una marca registrada idéntica o usarla de manera que no se pueda distinguir en sus aspectos esenciales como aparece en el título de registro o en su caso, en la decisión que estime o declare la notoriedad o fama de una marca registrada.

Cerrar
Grupo Velae
Abrir chat